Welches StartUp und welcher Unternehmensgründer wünscht es sich nicht – dass ihr Produkt oder ihre Dienstleistung einmal so beliebt und bekannt ist, dass deren Bezeichnung im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet wird. Aber bis zu den Äußerungen „Hast du mal ‘nen Tempo“ oder  „musste googeln“ ist es heute in Anbetracht der Marken- und Produktvielfalt ein langer und steiniger Weg.

Jedenfalls aber sollte man sich um seine Marke kümmern, soviel steht fest. Denn diese dient ja bekanntlich dazu, sich von anderen zu unterscheiden und der Orientierung des wie der Identifikation durch den Kunden. Und hat sich eine Marke erst einmal etabliert, will man diese selbstverständlich auch ganz für sich nutzen und nicht der Konkurrenz überlassen. Nachfolgend soll daher einmal dargestellt werden, was insoweit in rechtlicher Hinsicht zu beachten ist bzw., worüber zumindest ein paar Gedanken verschwendet werden sollten.

Was ist eine Marke?

Bevor wir tiefer einsteigen, reißen wir doch zunächst einmal an, was eine Marke überhaupt ist, bzw. was als Marke schutzfähig sein kann. Nach dem Markengesetz können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen als Marke geschützt werden. Achtung! Dies aber nur, wenn und soweit diese geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (§ 3 Abs. 1 MarkenG). Soviel vorweg. Im Einzelnen, etwa zur Fragen der sogenannten Eintragungsfähigkeit oder dem Unterschied zwischen einer Wort- und einer Wort-/Bildmarke, später mehr.

Muss ich eine Marke anmelden?

Ist ein Unternehmen nun der Ansicht, eine Marke für ein Produkt oder eine Dienstleistung kreiert zu haben, stellt sich zunächst die Frage, ob diese angemeldet werden muss oder nicht.

Schließlich ist es so, dass Markenschutz auch durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, oder durch die notorische Bekanntheit einer Marke (vgl. § 4 Nr. 2 und 3 MarkenG) entstehen kann. Verkehrsgeltung meint, dass ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise das Erscheinungsbild des Zeichens wiedererkennt  und damit eine Verbindung zwischen dem Zeichen und einem Unternehmen herstellen kann. Notorisch bekannt meint, nun ja, sagen wir an dieser Stelle einfach mal „Tempo“ oder „Tesa“. Das sind „notorisch bekannte Marken“.

Anders ausgedrückt, hätte beispielsweise ein Getränk mit der Bezeichnung „XYZbrause“ bereits im Raum Hamburg Verkehrsgeltung erworben, darf keine Brause im Raum Hamburg mit dem gleichen Zeichen oder einem eine Verwechslungsgefahr begründenden ähnlichen Zeichen, wie etwa xzyBrause, in der Hamburg aus markenrechtlichen Aspekten auf den Markt gebracht werden. Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise glauben könnten, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Sprich, gehen wir davon aus, dass doch noch eine weitere Firma die xzyBrause auf den Markt gebracht hat und greift der Hipster in der Szene-Bar auf der Schanze zur xzyBrause und glaubt möglicherweise, er habe eine XYZBrause in der Hand, dann spricht eigentlich für eine Verwechslungsgefahr. Und da in diesem Fall die XYZBrause schon länger auf dem Markt ist, kann sie die xzyBrause aus dem Markenrecht verbieten. Dafür sorgt das sogenannte Prioritätsprinzip. Das sagt nichts anderes als „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Naja, okay. Theoretisch kann die jüngere Marke verboten werden. Ganz so einfach ist es aber auch wieder nicht.

Denn eine sogenannte Benutzungsmarke weist ein paar Problem auf. Zunächst mal die Beweislast: Das Unternehmen mit der zeitlich älteren (prioritätsälteren) Marke müsste zum einen seine Inhaberschaft an der Marke darlegen. Zum anderen müsste es die Verkehrsgeltung beweisen. Sowohl geografisch besehen als auch hinsichtlich der Frage, ab wann diese genau eingetreten ist. Man kann sich an dieser Stelle wohl leicht vorstellen, dass eben dies oft genug zu Schwierigkeiten führt. (Wer sich einmal ausführlich mit diesem Thema beschäftigen möchte, dem sei die Lektüre eines Urteils des OLG Düsseldorf, Az.: I-20 U 67/12 vom 21.05.2013 nahegelegt, welches sich u.a. mit der Verkehrsgeltung der Bezeichnung „Der Wendler“ tiefgreifend auseinandersetzt.) Im Zweifel muss der Markeninhaber dann in ein ausführliches und repräsentatives Umfrage-Gutachten investieren – und das in der Regel nicht zu knapp. Gleiches gilt hinsichtlich einer  (vermeintlich) notorische Bekanntheit.

Zwischenfazit an dieser Stelle: Man muss keine Marke anmelden. Aber man sollte.

Und dies aus noch einem weiteren Grund. Wer eine Marke anmeldet, der sollte im Vorwege eine sogenannte Markenrecherche durchführen (mehr dazu sogleich). Damit kann man herausfinden, ob möglicherweise eine ältere eingetragene (ähnliche) Marke existiert. Auch in unserem Brause-Fall könnte so eine Marke existieren, von der der arme Brausehersteller aus Hamburg einfach nichts weiß – weil er das mit diesen Marken für nicht so wichtig hielt. Bekommt dann die eingetragene Marke XYZBrause Wind von der Neugründung in Hamburg, sieht es schlecht aus. Ganz schlecht. Denn die ältere Marke kann dann die neue Marke zwingen, die Verwendung der Marke „XYZBrause“ zu unterlassen. Jeder, der sich auch nur ansatzweise mit Marketing und Produkteinführungen sowie Branding beschäftigt, weiß, dass in solch einem Fall ganz, ganz schnell, ganz, ganz viel Geld den Bach runtergespült wurde. Denn all das, was von den Hamburgern unter dem Namen XYZBrause an Branding und Marktdurchdringung erreicht wurde, wäre in unserem fiktiven Fall für die Katz und das Geld könnte gleich noch mal für die Einführung eines neuen (Marken-)Namens aufgebracht werden.

Der Weg zur Anmeldung

Bevor man mit seiner neuen Anmeldung freudig zum nächsten Markenamt stürmt (bzw. vielmehr online das Anmelde-Formular verschickt), sollten aber doch noch ein paar weitere Überlegungen angestellt werden.

1. Ist meine Marke überhaupt „eintragungsfähig“?
2. Wo melde ich meine Marke an?
3. Steht der Anmeldung meiner Marke eine (ähnliche) ältere Marke entgegen? (Markenrecherche, Markengutachten)
4. In welcher Form melde ich meine Marke an?

Prüft das nicht das jeweilige Markenamt, mag sich nun der ein oder andere fragen. Jein, lautet die Antwort. Das Amt prüft nur, ob ein sogenanntes absolutes Eintragungshindernis besteht. Dabei geht es vor allem um die sogenannte Unterscheidungskraft einer Marke. Diese besteht, wenn „wenn das Zeichen geeignet ist, die Ware für die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“ Vereinfacht ausgedrückt: Generische und rein beschreibende Begriffe können nicht als Marke angemeldet werden. Unser Hamburger Brausehersteller könnte seine Brause also nicht „Orangenlimonade“ nennen und diese Zeichenfolge als Marke anmelden. Denn dieser Zeichenfolge fehlt eben die Unterscheidungskraft und es gibt ein sogenanntes Freihaltebedürfnis. Schließlich will man ja wohl noch mal was als Orangenlimonade bezeichnen dürfen, wenn es denn Orangenlimonade ist. Der Begriff „Limorange“ hingegen könnte diese Unterscheidungskraft durchaus innewohnen. (Könnte hätte, wenn. Im Markenrecht darf man niemals irgendwas im Indikativ sagen. Die Wege der Markenämter sind manchmal unergründlich – aber das wäre Stoff für einen anderen Artikel ;-)).

Ferner sollte im Vorfeld überlegt werden, bei welchem Amt die Anmeldung denn erfolgen soll. Will man als Unternehmen beispielsweise sicher nur in Deutschland Produkte oder Dienstleistungen anbieten, genügt ein Antrag beim Deutschen Marken- und Patentamt (DPMA . Will ein Unternehmen hingegen in Europa tätig werden, wird eine Anmeldung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) sinnvoll sein. Ist aber eine Gebietserweiterung etwa auf Frankreich, Schweiz und die USA angestrebt, erscheint es sinnvoll, eine „internationale Marke“ bei der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) anzumelden. (Hier sei dazu kurz angemerkt, dass der Begriff der „internationalen Marke“ eigentlich irreführend ist. Denn man kann keine „internationale Marke“ bei einem „internationalen Amt“ anmelden. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich vielmehr um eine nationale oder Gemeinschaftsmarke, deren Schutz dann auf weitere Länder „ausgedehnt“ wird. Deshalb muss auch in diesen Fällen zunächst eine nationale Marke, z.B. beim DPMA oder eine Gemeinschaftsmarke beim HABM, angemeldet werden.)

Diese Vorüberlegung ist nicht ganz trivial, denn – wie so oft – gilt, wer mehr, also internationaleren, Schutz will, muss mehr an Gebühren bei den jeweiligen Ämtern zahlen. Dabei gilt das Folgende:

Die Gebühren für die Anmeldung einer Marke in drei Klassen (zu dem Begriff „Klassen“ später noch mehr) betragen in der Regel bei:

DPMA: 300,00 Euro (290,00 Euro online) , jede weitere Klasse +100,00 Euro

HABM: 1050,00 Euro (900,00 Euro online), jede weitere Klasse +150,00 Euro

WIPO:  180,00 Euro an das DPMA (über welches die Anmeldung erfolgt, die Gebühren der WIPO variieren, der Gebührenrechner gibt hierzu nähere Auskunft.

Dabei gilt in jedem Fall: Die Anmeldung kostet Geld. Steht der Anmeldung dann ein absolutes Eintragungshindernis (mangelnde Unterscheidungskraft) oder ein relatives Eintragungshindernis (eine ältere, ggf. eingetragene (ähnliche) Marke) entgegen, dann hat man das liebe Geld für die Anmeldung im Ergebnis einmal geschickt zum Fenster hinausgeworfen. Die Gebühren für das Anmeldeverfahren werden nicht erstattet. (Insofern sei auch schon hier darauf hingewiesen, dass die Gebühren schon mit der Einreichung der Anmeldung fällig werden. Solange kein Geld bei den Ämtern eingegangen ist, machen die nichts. Aber auch gar nichts.)

Nun gibt es noch ein Problem, das oben schon erwähnt wurde. Die Ämter prüfen das Vorhandensein von relativen Eintragungshindernissen nicht. Das bedeutet, dass das Amt frisch und frei eine Marke einträgt, die aber unter Verwechslungsgefahr mit einer bestehenden Marke steht. Das heißt die Rechte (älterer) Markeninhaber können damit verletzt sein. Diese könnten nämlich, sobald sie von der Eintragung  Kenntnis erlangt haben, gegen die Eintragung  der Marke Widerspruch einlegen (dazu später mehr), was zur Löschung der gerade erst eingetragenen Marke führen könnte. Und dann haben wir den oben im Hamburger Brausefall skizzierten, ggf. sehr, sehr teuren wie ärgerlichen Salat. In Folge dessen ist es so wichtig, im Vorwege eine sogenannte Markenrecherche durchzuführen.

Die (Ähnlichkeits-) Recherche kann über das DPMAregister , über Datenbanken des HABM (z.B. eSearch plus) oder der WIPO (ROMARIN) erfolgen, je nachdem, in welchen Ländern der Markenschutz bestehen soll. Auch hier gilt wieder: Je umfänglicher die Recherche, desto teurer wird es. Diesmal nicht, weil die Ämter so „zulangen“, sondern weil sich der Anwalt den Umfang der Markenrecherche und vor allem der notwendigen rechtlichen Begutachtung entsprechend bezahlen lässt.

Anwalt?! Wieso Anwalt?! Murrt nun vielleicht der eine oder andere. Hier die gute Nachricht: Nein, auch für die Markenrecherche müssen Sie keinen Anwalt bezahlen. Das können Sie alles selber machen. Fraglich ist jedoch, ob der geneigte Laie abschätzen kann, wann eine markenrechtliche Ähnlichkeit und damit eine Verwechslungsgefahr mit einer bestehenden Marke vorliegt, die dazu führt, dass man von der Eintragung besser die Finger lässt. (Gleiches gilt übrigens auch hinsichtlich der Eintragungsfähigkeit.). Ein Anwalt prüft im Rahmen eines Markengutachtens eben dies.

Im Rahmen eines solchen Gutachtens (oder der Eigenrecherche) sollte dann auch noch mal eine Suchmaschine bemüht und gegebenenfalls ein Blick in (digitale) Branchenbücher geworfen werden. Auf diesem Wege können unter Umständen nicht eingetragene Marken (Unternehmenskennzeichen oder Werktitel iSv § 5 MarkenG) gefunden werden.

Ein Anwalt wird dem Anmelder in diesem Zusammenhang dann auch erläutern, dass vielleicht nicht die Anmeldung einer Wortmarke  wohl aber die Anmeldung einer sogenannten Wort-/Bildmarke, Aussicht auf Erfolg bzw. Eintragung hat. Warum?

Eine Wortmarke kann aus Wörtern, Zahlen, Buchstaben oder anderen Schriftzeichen bestehen, also ohne graphische Elemente zu beinhalten.  Eine reine Bildmarke hingegen besteht nur aus graphischen Elementen. Eine Wort-/Bildmarke kombiniert beide Elemente. (Darüber hinaus gibt es auch noch andere Marken wie beispielsweise Hörmarken oder 3D-Marken).

Man kann hier wohl den Grundsatz aufstellen, dass eine Wortmarke zunächst einmal „besser“ ist, da diese einen umfassenderen Schutz bietet. Hier kann schließlich jede Verwendung des (ähnlichen) Zeichens in der gleichen Klasse, egal ob mit einem Logo als Quadrat oder Kreis oder was auch immer, verboten werden. Ein Wort-/Bildmarke ist nur in Verbindung mit dem grafischen Element geschützt. Hat aber die anzumeldende Wortmarke nun einen mehr oder minder rein beschreibenden Charakter oder fehlt ihr sonst die Unterscheidungskraft, kann die Anmeldung einer Wort-/Bildmarke sinnvoll sein – und deswegen der Anwalt eben dies empfehlen. (Natürlich kann auch die Anmeldung einer Wortmarke und einer Bildmarke sinnvoll sein – alles immer einzelfallabhängig…).

Ein schönes Beispiel ist hier übrigens die Schokolade für Kinder. Ja, genau die, dessen Emblem nun wohl jeder vor dem geistigen Auge hat. Wer mag, kann sich hierzu einmal die Entscheidung des des BGH vom 20.09.2007, Az.: I ZR 6/05, durchlesen.

Die Marken-Anmeldung kann (fast) losgehen!

Sind all die aufgeworfenen Fragen beantwortet und ergibt Markenrecherche wie Gutachten, dass eine Eintragung Aussicht auf Erfolg hat, dann sollte die Eintragung möglichst schnell beantragt werden. Denn, wie bereits oben geschildert, gilt der Prioritätsgrundsatz. Dies bedeutet, dass eine ältere Marke sich im Konfliktfall in der Regel gegen die jüngere Marke durchsetzen wird. Und warum ist die schnelle Anmeldung nun so wichtig?! Nun, ist eine Marke am Ende des Tages eingetragen, dann ist für die Priorität nicht der Tag der Eintragung, sondern der Tag der Anmeldung maßgeblich, d.h. schon ab diesem Tag beginnt der Markenschutz.

Trotzdem. Wir sind noch nicht ganz so weit. Denn über eine Sache muss sich der Markenanmelder noch Gedanken machen, vielmehr hat er das eigentlich (hoffentlich!) schon im Rahmen der Markenrecherche bzw. des Gutachtens getan, nämlich darüber, in welchen „Klassen“ denn die Marke und was ins Waren- bzw. Dienstleistungsverzeichnis einzutragen ist.

Ich finde, aber das war jetzt erst einmal gut Information, die es zu verdauen gilt. Und somit behalte ich mir die Aufklärung über diese ominösen Klassen sowie das weitere Anmeldeverfahren und was danach noch alles passieren kann, für den zweiten Teil des kleinen „Überblicks“ auf.

In diesem Sinn,

bis dahin.